Marke übertragen oder verkaufen

Markenübertragung: Marken kaufen, verkaufen und übertragen

Marken können für Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Vermögenswerte darstellen. Sie lassen sich deshalb nicht nur anmelden, nutzen und lizenzieren, sondern grundsätzlich auch auf andere Inhaber übertragen.

Eine Markenübertragung kommt in unterschiedlichen Situationen in Betracht: beim Verkauf einer einzelnen Marke, im Rahmen eines Unternehmenskaufs, bei der Übertragung eines Geschäftsbereichs oder bei konzerninternen Umstrukturierungen.

Mit der Übertragung wechselt die Inhaberschaft am Markenrecht. Damit unterscheidet sie sich wesentlich von einem Markenlizenzvertrag. Bei einer Lizenz bleibt der bisherige Markeninhaber grundsätzlich Inhaber des Schutzrechts und räumt lediglich Nutzungsrechte ein. Bei der Übertragung geht das Markenrecht dagegen auf den Erwerber über.

Gerade bei wirtschaftlich wichtigen Marken sollte der Rechtsübergang vertraglich eindeutig geregelt und anschließend in den relevanten Markenregistern nachvollzogen werden.

Kann man eine Marke verkaufen?

Ja. Markenrechte sind übertragbar und können Gegenstand eines Kaufvertrags sein. Unternehmen können eine Marke beispielsweise verkaufen, wenn sie einen Produktbereich aufgeben, eine Marke nicht mehr zur eigenen Markenstrategie passt oder ein Dritter das Kennzeichen übernehmen möchte.

Auch im Rahmen von Asset-Deals können Marken zusammen mit anderen Vermögenswerten eines Geschäftsbereichs übertragen werden. Vor einem Verkauf sollte zunächst genau festgestellt werden, welche Markenrechte vorhanden sind und welche davon übertragen werden sollen. Das ist insbesondere bei internationalen Markenportfolios wichtig.

Zu einem Markennamen können beispielsweise mehrere Schutzrechte gehören:

• eine deutsche Marke,
• eine Unionsmarke,
• internationale Markenregistrierungen,
• nationale Marken in weiteren Ländern,
• Wort- und Bildmarken.

Soll der Erwerber die Marke künftig umfassend nutzen, muss geklärt werden, welche dieser Rechte Bestandteil der Transaktion sind.

Markenübertragung durch Vertrag

Die Übertragung sollte durch einen klar formulierten Vertrag dokumentiert werden. Je nach Transaktion kann die Markenübertragung Gegenstand eines eigenständigen Markenübertragungsvertrags oder Teil eines umfassenderen Unternehmenskauf- beziehungsweise Asset-Purchase-Vertrags sein. Der Vertrag sollte eindeutig bestimmen, welche Schutzrechte übertragen werden.

Relevant können sein:

• Markenname und Registernummer,
• Markenamt und Schutzgebiet,
• Anmelde- beziehungsweise Prioritätsdaten,
• erfasste Waren und Dienstleistungen,
• Kaufpreis und Zahlungsbedingungen,
• Zeitpunkt des Rechtsübergangs,
• bestehende Markenlizenzverträge,
• Garantien des Verkäufers,
• Mitwirkung bei der Registerumschreibung,
• Übergangsregelungen nach dem Verkauf.

Bei einem internationalen Markenportfolio kann zusätzlich zu prüfen sein, welche Formerfordernisse oder Registermaßnahmen in den einzelnen Schutzgebieten gelten.

Wann geht die Marke auf den Erwerber über?

Der wirtschaftlich gewünschte Zeitpunkt des Rechtsübergangs sollte im Vertrag eindeutig geregelt werden. Denkbar ist beispielsweise, dass die Marke unmittelbar mit Vertragsunterzeichnung übertragen wird. Bei größeren Transaktionen kann der Übergang dagegen an das Closing oder die vollständige Zahlung des Kaufpreises geknüpft werden. Diese Frage ist nicht nur theoretisch relevant. Zwischen Vertragsabschluss und vollständiger Abwicklung können unter anderem Verlängerungsfristen eintreten, Verletzungen durch Dritte auftreten oder Entscheidungen über laufende Markenverfahren erforderlich werden. Der Vertrag sollte deshalb möglichst klar bestimmen, wer während einer Übergangsphase welche Rechte und Pflichten übernimmt.

Marke beim DPMA auf neuen Inhaber umschreiben

Wird eine deutsche Marke übertragen, sollte der neue Inhaber im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen werden. Der Rechtsübergang selbst ist zwar nicht zwingend davon abhängig, dass die Registerumschreibung bereits erfolgt ist. Dennoch ist die Aktualisierung des Registers praktisch von erheblicher Bedeutung. Das Register sollte die tatsächliche Rechtslage widerspiegeln.

Für die Umschreibung verlangt das DPMA geeignete Angaben beziehungsweise Nachweise zum Rechtsübergang. Je nach Konstellation kann etwa eine von den Beteiligten unterzeichnete Erklärung oder ein anderer geeigneter Nachweis erforderlich sein.

Bei einer Transaktion sollte deshalb bereits im Übertragungsvertrag geregelt werden, dass Verkäufer und Erwerber bei erforderlichen Registermaßnahmen zusammenwirken.

Unionsmarke übertragen

Auch eine Unionsmarke kann auf einen neuen Inhaber übertragen werden. Da eine Unionsmarke grundsätzlich ein einheitliches Schutzrecht für die Europäische Union darstellt, ist die Übertragung insbesondere bei europaweit tätigen Unternehmen wirtschaftlich bedeutsam. Der Inhaberwechsel sollte beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) registriert werden.

Bei Transaktionen mit mehreren europäischen und internationalen Schutzrechten empfiehlt es sich, die erforderlichen Umschreibungen koordiniert vorzubereiten. So kann vermieden werden, dass nach Abschluss der Transaktion in unterschiedlichen Markenregistern weiterhin verschiedene oder veraltete Inhaber eingetragen sind.

Internationale Marken übertragen

Komplexer kann die Übertragung bei international aufgebauten Markenportfolios werden. Neben deutschen Marken und Unionsmarken können internationale Markenregistrierungen sowie nationale Markenrechte in verschiedenen Ländern bestehen.

Vor der Übertragung sollte deshalb zunächst eine vollständige Bestandsaufnahme erfolgen.

Zu prüfen ist insbesondere:

1. Welche Schutzrechte existieren?
2. In welchen Ländern bestehen diese Rechte?
3. Wer ist jeweils als Inhaber eingetragen?
4. Welche Marken sollen tatsächlich übertragen werden?
5. Welche Umschreibungsformalitäten gelten?
6. Bestehen lokale Besonderheiten oder Beschränkungen?

Gerade bei internationalen Unternehmen kann eine einzelne Marke rechtlich aus zahlreichen Schutzrechten bestehen. Der wirtschaftliche Verkauf „der Marke“ muss deshalb in der rechtlichen Umsetzung alle relevanten Einzelrechte erfassen.

Marke mit oder ohne Unternehmen übertragen

Eine Marke kann grundsätzlich auch unabhängig vom Unternehmen übertragen werden. Das ermöglicht insbesondere den isolierten Verkauf eines nicht mehr benötigten Produktnamens. In anderen Fällen ist die Marke dagegen Teil einer umfassenderen Transaktion. Bei einem Unternehmenskauf kann entscheidend sein, ob die Marken automatisch mit der Gesellschaft beim bisherigen Rechtsträger verbleiben oder als einzelne Assets übertragen werden müssen.

Besonders relevant ist die Unterscheidung zwischen Share Deal und Asset Deal. Bei einem Share-Deal bleiben die Marken grundsätzlich im Vermögen der Gesellschaft, deren Anteile verkauft werden. Der Rechtsträger selbst ändert sich nicht. Bei einem Asset Deal müssen die zu übertragenden Marken dagegen als Vermögensgegenstände der Transaktion identifiziert und übertragen werden. Die Markenstruktur sollte deshalb bereits im Rahmen einer IP Due Diligence geprüft werden.

Welche Rechte gehören neben der Marke zur Transaktion?

Eine Marke steht wirtschaftlich häufig nicht allein. Mit einem Markenauftritt können weitere Rechte und Vermögenswerte verbunden sein.

Dazu können beispielsweise gehören:

• Domains,
• Unternehmenskennzeichen,
• Logos und Gestaltungen,
• urheberrechtlich geschützte Inhalte,
• Social-Media-Accounts,
• Produktverpackungen,
• Werbematerialien,
• bestehende Lizenzverträge.

Der Erwerb einer eingetragenen Marke bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche weiteren für den Markenauftritt erforderlichen Rechte ebenfalls übergehen. Bei einer Transaktion sollte deshalb geprüft werden, welche zusätzlichen Rechte der Erwerber für die geplante Nutzung tatsächlich benötigt. Das gilt besonders beim Verkauf kompletter Produktmarken oder Geschäftsbereiche.

Bestehende Markenlizenzen prüfen

Vor der Übertragung sollte geprüft werden, ob an der Marke bereits Rechte Dritter bestehen. Besonders relevant sind bestehende Markenlizenzverträge.

Wurde einem anderen Unternehmen insbesondere eine langfristige Exklusivlizenz eingeräumt, kann dies den wirtschaftlichen Wert und die zukünftige Nutzungsmöglichkeit der Marke erheblich beeinflussen.

Zu prüfen ist unter anderem:

• Welche Lizenzen bestehen?
• Sind sie exklusiv oder nicht exklusiv?
• Für welche Länder und Produkte gelten sie?
• Wie lange laufen die Verträge?
• Können sie gekündigt werden?
• Was geschieht bei einem Inhaberwechsel?
• Bestehen Unterlizenzen?

Der Erwerber sollte wissen, welche vertraglichen Bindungen mit der Marke verbunden sind, bevor er den Kaufpreis festlegt und die Marke übernimmt.

Rechtserhaltende Nutzung vor dem Kauf prüfen

Eine eingetragene Marke kann auf den ersten Blick werthaltig erscheinen und dennoch rechtliche Schwächen aufweisen. Eine wichtige Frage ist die rechtserhaltende Markennutzung.

Bei älteren Marken sollte geprüft werden, ob und für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke tatsächlich benutzt wurde. Fehlt eine ausreichende Benutzung, kann dies bei der späteren Durchsetzung gegenüber Dritten oder in einem Verfallsverfahren relevant werden. Der Erwerber sollte deshalb nicht allein auf den Registerstand vertrauen.

Bei wirtschaftlich wichtigen Marken kann es sinnvoll sein, sich vor der Übertragung geeignete Benutzungsnachweise vorlegen zu lassen und deren Übergabe vertraglich zu regeln.

Laufende Markenverfahren berücksichtigen

Auch laufende Konflikte können für eine Markenübertragung relevant sein. Zu prüfen ist beispielsweise, ob die Marke Gegenstand eines Widerspruchs-, Löschungs-, Verfalls- oder Verletzungsverfahrens ist. Ebenso kann es laufende Markenrechtsverletzungen geben, gegen die der bisherige Inhaber bereits vorgeht.

Der Übertragungsvertrag sollte dann regeln, wie mit diesen Verfahren nach dem Inhaberwechsel umgegangen wird. Dabei können Verfahrensführung, Kosten, Schadensersatzansprüche und Mitwirkungspflichten relevant sein. Der Erwerber sollte möglichst vor Abschluss der Transaktion wissen, welche Rechtsstreitigkeiten mit der Marke verbunden sind.

Kaufpreis einer Marke

Der Kaufpreis einer Marke lässt sich nicht allein aus den Kosten ihrer ursprünglichen Anmeldung ableiten. Eine wirtschaftlich erfolgreiche Marke kann erheblich mehr wert sein als die für ihre Registrierung aufgewendeten Gebühren.

Bei der Preisfindung können unter anderem relevant sein:

• Bekanntheit der Marke,
• mit ihr erzielte Umsätze,
• Marktposition,
• Schutzumfang,
• geografische Reichweite,
• verbleibende Schutzdauer und Verlängerbarkeit,
• bestehende Lizenzverträge,
• tatsächliche Nutzung,
• rechtliche Risiken,
• zukünftiges Ertragspotenzial.

Bei wirtschaftlich bedeutenden Transaktionen kann deshalb eine eigenständige Markenbewertung sinnvoll sein. Sie ist von der rechtlichen Prüfung zu unterscheiden: Eine Marke kann wirtschaftlich attraktiv sein und gleichzeitig rechtliche Risiken aufweisen – oder rechtlich gut geschützt sein, ohne einen entsprechend hohen wirtschaftlichen Wert zu besitzen.

IP Due Diligence vor dem Markenkauf

Wer eine wirtschaftlich wichtige Marke erwerben möchte, sollte vor Abschluss des Vertrags prüfen, was tatsächlich gekauft wird.

Eine IP Due Diligence kann insbesondere untersuchen:

• Inhaberschaft und Rechtekette,
• Registerstatus,
• Schutzgebiete,
• Waren und Dienstleistungen,
• rechtserhaltende Markennutzung,
• bestehende Lizenzen,
• laufende Widerspruchs- und Löschungsverfahren,
• bekannte Markenrechtsverletzungen,
• anstehende Markenverlängerungen,
• sonstige rechtliche Belastungen.

Die Intensität der Prüfung sollte sich am wirtschaftlichen Wert und an der Bedeutung der Marke für die Transaktion orientieren. Bei einer zentralen Unternehmens- oder Produktmarke können bereits einzelne ungeklärte Rechtsfragen erhebliche Auswirkungen auf die Kaufentscheidung oder Vertragsgestaltung haben.

Garantien im Markenübertragungsvertrag

Bei einem Markenkauf können vertragliche Garantien dazu dienen, Risiken zwischen Verkäufer und Erwerber zu verteilen. Je nach Transaktion kann beispielsweise geregelt werden, dass der Verkäufer bestimmte Erklärungen zur Inhaberschaft oder zu bestehenden Belastungen abgibt.

Relevant können Aussagen sein zu:

• Eigentum beziehungsweise Inhaberschaft,
• Verfügungsbefugnis,
• bestehenden Lizenzrechten,
• bekannten Rechtsstreitigkeiten,
• laufenden Verfahren,
• gezahlten Verlängerungsgebühren,
• bekannten Ansprüchen Dritter.

Welche Garantien angemessen sind, hängt von der jeweiligen Transaktion ab. Bei einem isolierten Verkauf einer einzelnen Marke können andere Regelungen erforderlich sein als bei einem umfassenden Unternehmenskauf.

Teilübertragung einer Marke

Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Marke nicht nur vollständig, sondern auch hinsichtlich eines Teils der geschützten Waren oder Dienstleistungen übertragen werden. Eine solche Teilung kann wirtschaftlich interessant sein, wenn unter anderem unterschiedliche Produktbereiche künftig von verschiedenen Unternehmen geführt werden sollen. Sie erfordert jedoch besondere Sorgfalt. Wenn nach der Teilübertragung sehr ähnliche oder identische Marken bei unterschiedlichen Inhabern liegen, können Abgrenzungs- und Konfliktfragen entstehen.

Vor einer solchen Struktur sollte deshalb geprüft werden, ob die Aufteilung rechtlich umsetzbar ist und wie mögliche zukünftige Konflikte vermieden werden können. Je nach Situation kann zusätzlich eine Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung sinnvoll sein.

Markenübertragung oder Markenlizenz?

Ob eine Marke übertragen oder lediglich lizenziert werden sollte, hängt vom wirtschaftlichen Ziel ab. Bei der Markenübertragung verliert der bisherige Inhaber grundsätzlich seine Rechtsposition an der übertragenen Marke. Der Erwerber wird neuer Markeninhaber.

Bei einem Markenlizenzvertrag bleibt die Marke dagegen beim Lizenzgeber. Der Lizenznehmer erhält nur die vertraglich vereinbarten Nutzungsrechte. Eine Lizenz kann z. B. sinnvoll sein, wenn ein Unternehmen die Kontrolle über seine Marke behalten, einem Vertriebspartner aber bestimmte Nutzungsrechte einräumen möchte.

Eine Übertragung kommt eher in Betracht, wenn das Markenrecht dauerhaft auf einen anderen Rechtsträger übergehen soll – beispielsweise beim Verkauf eines Geschäftsbereichs. Die wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen unterscheiden sich erheblich. Die richtige Struktur sollte deshalb vor Vertragsabschluss feststehen.

Markenübertragung innerhalb eines Konzerns

Nicht jede Markenübertragung erfolgt zwischen unabhängigen Unternehmen. Auch innerhalb von Unternehmensgruppen können Marken auf andere Konzerngesellschaften übertragen werden.

Anlass können etwa Umstrukturierungen, Verschmelzungen, die Zentralisierung von IP-Rechten oder Veränderungen der internationalen Konzernstruktur sein.

Dabei sollten nicht nur die Markenregister aktualisiert werden. Zu prüfen sind auch bestehende Lizenzbeziehungen und die Frage, welche Gesellschaften die Marken nach der Umstrukturierung nutzen sollen.

Je nach Struktur können neben markenrechtlichen außerdem gesellschafts- und steuerrechtliche Fragen zu berücksichtigen sein. Die Markenübertragung sollte deshalb in das gesamte Markenportfolio und die übergeordnete Markenstrategie eingebettet werden.

Was passiert nach der Markenübertragung?

Nach Vertragsabschluss sind häufig weitere Schritte erforderlich. Dazu gehören insbesondere die Umschreibung der Markenregister und gegebenenfalls die Übergabe relevanter Unterlagen.

Bei einer vollständigen Übertragung eines Markenauftritts können außerdem Anpassungen erforderlich sein bei:

• Lizenzverträgen,
• Domains,
• Online-Shops,
• Social-Media-Accounts,
• Markenüberwachung,
• Fristenverwaltung,
• Dokumentation der Markennutzung.

Der neue Inhaber sollte das erworbene Markenrecht anschließend in sein eigenes Markenportfolio integrieren. Dazu gehört auch die Kontrolle künftiger Verlängerungsfristen und die Prüfung, ob der bestehende geografische und sachliche Schutz für die geplante Nutzung ausreicht.

Beratung zur Markenübertragung

Vy Rechtsanwälte berät Unternehmen beim Kauf, Verkauf und bei der Übertragung von Markenrechten. Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen unterstützt sowohl Verkäufer als auch Erwerber bei der Prüfung und vertraglichen Gestaltung von Markenübertragungen sowie bei der anschließenden Registerumschreibung.

Die Beratung kann insbesondere umfassen:

• Prüfung bestehender Markenrechte,
• Gestaltung und Prüfung von Markenübertragungsverträgen,
• Kauf und Verkauf einzelner Marken,
• Markenübertragung bei Asset-Deals,
• konzerninterne Markenübertragungen,
• Umschreibung beim DPMA und anderen Markenämtern,
• Prüfung bestehender Markenlizenzverträge,
• IP Due Diligence vor dem Markenkauf,
• Prüfung der rechtserhaltenden Markennutzung,
• Begleitung bei Markenbewertungen sowie
• Integration erworbener Rechte in das Markenportfolio.

Ziel ist eine Markenübertragung, bei der klar feststeht, welche Rechte übergehen, welche Risiken bestehen und welche Maßnahmen nach dem Vertragsabschluss erforderlich sind.

Sie möchten eine Marke kaufen, verkaufen oder auf einen anderen Rechtsträger übertragen? Wir prüfen die bestehenden Markenrechte, gestalten die erforderlichen Vereinbarungen und begleiten die Übertragung bis zur Registerumschreibung.