IP Due Diligence bei Unternehmenskäufen

IP Due Diligence: Geistiges Eigentum vor einer Transaktion prüfen

Bei vielen Unternehmen hängt ein wesentlicher Teil des wirtschaftlichen Erfolgs von immateriellen Vermögenswerten ab. Marken, Software, Designs, Inhalte, Domains, Know-how und Lizenzrechte können für das Geschäftsmodell ebenso wichtig sein wie Maschinen, Immobilien oder andere materielle Vermögenswerte.

Bei einem Unternehmenskauf oder einer Beteiligung sollte deshalb geprüft werden, welche IP-Rechte tatsächlich vorhanden sind, wem sie gehören und welche rechtlichen Risiken bestehen.

Diese Prüfung wird als IP Due Diligence oder Intellectual Property Due Diligence bezeichnet. Sie kann Teil einer umfassenden Legal Due Diligence sein, sollte aber insbesondere bei IP-intensiven Geschäftsmodellen einen eigenständigen Prüfungsschwerpunkt bilden.

Ziel ist nicht nur eine Bestandsaufnahme vorhandener Schutzrechte. Entscheidend ist, ob das IP-Portfolio die wirtschaftlich wesentlichen Produkte, Dienstleistungen und Märkte tatsächlich absichert.

Was ist eine IP Due Diligence?

Eine IP Due Diligence ist eine strukturierte rechtliche Prüfung des geistigen Eigentums eines Unternehmens. Sie findet besonders häufig im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen, Beteiligungen, Finanzierungsrunden oder dem Erwerb einzelner Geschäftsbereiche statt.

Die zentrale Frage lautet:

Besitzt das Unternehmen die Rechte, von denen sein Geschäftsmodell abhängt – und kann der Käufer oder Investor darauf vertrauen, diese Rechte nach der Transaktion weiterhin nutzen zu können?

Dafür werden nicht nur Registerauszüge geprüft. Ebenso relevant können Verträge, Rechteketten, Nutzungssituationen, Streitigkeiten und Schutzlücken sein.

Wann ist eine IP Due Diligence sinnvoll?

Eine IP Due Diligence kann insbesondere relevant sein bei:

• Unternehmenskäufen,
• Unternehmensverkäufen,
• Beteiligungen und Investments,
• Asset Deals,
• Joint Ventures,
• Finanzierungsrunden,
• Carve-outs und Umstrukturierungen,
• Erwerb größerer IP-Portfolios.

Wie umfangreich die Prüfung sein sollte, hängt wesentlich vom Geschäftsmodell ab. Bei einem Unternehmen, dessen wirtschaftlicher Erfolg maßgeblich auf einer bekannten Marke, Software oder anderen immateriellen Rechten beruht, können IP-Risiken unmittelbaren Einfluss auf den Wert und die Struktur der gesamten Transaktion haben.

Welche IP-Rechte werden geprüft?

Welche Rechte in die Due Diligence einbezogen werden sollten, hängt vom Zielunternehmen ab.

Typische Prüfungsgegenstände können sein:

1. Markenrechte und Kennzeichen,
2. Urheberrechte,
3. Designs,
4. Domains,
5. Lizenz- und Nutzungsrechte,
6. geschäftsrelevante Software und digitale Inhalte,
7. Know-how und Geschäftsgeheimnisse,
8. sonstige für das Geschäftsmodell wesentliche Schutzpositionen.

Nicht jedes Unternehmen benötigt für alle Bereiche dieselbe Prüfungstiefe. Die Due Diligence sollte sich auf die Rechte konzentrieren, deren Bestand oder Nutzung für das konkrete Geschäftsmodell und die geplante Transaktion wesentlich ist.

IP Due Diligence bei Marken

Bei Unternehmen mit bekannten Unternehmens-, Produkt- oder Dienstleistungsmarken bilden die Markenrechte häufig einen Schwerpunkt der Prüfung. Zunächst sollte festgestellt werden, welche Marken tatsächlich vorhanden sind.

Dabei können unter anderem bestehen:

• deutsche Marken,
• Unionsmarken,
• internationale Markenregistrierungen,
• nationale Marken in weiteren Ländern,
• Wortmarken,
• Wort-/Bildmarken oder andere Markenformen.

Ein bloßer Export aus einer internen Markenliste reicht für die rechtliche Prüfung regelmäßig nicht aus. Die Angaben sollten mit den relevanten Registern und den tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten abgeglichen werden.

Wem gehören die Marken?

Eine der zentralen Fragen jeder IP Due Diligence ist die Inhaberschaft. Im Markenregister kann beispielsweise eine andere Konzerngesellschaft eingetragen sein als die Gesellschaft, die die Marke tatsächlich nutzt. Auch historische Umstrukturierungen können Probleme verursachen.

Marken können ursprünglich auf Gründer, frühere Gesellschaften oder andere Konzerngesellschaften angemeldet worden sein. Nach Verschmelzungen, Unternehmenskäufen oder internen Übertragungen wurden Register möglicherweise nicht vollständig aktualisiert.

Deshalb sollte geprüft werden:

• Wer ist als Markeninhaber registriert?
• Entspricht dies der tatsächlichen Rechtslage?
• Gibt es vollständige Übertragungsdokumente?
• Bestehen Lücken in der Rechtekette?
• Müssen Register korrigiert werden?

Unklare Inhaberschaft kann bei wirtschaftlich wichtigen Marken eine erhebliche Transaktionsfrage darstellen.

Deckt der Markenschutz die relevanten Märkte ab?

Eine Marke vermittelt keinen weltweiten Schutz. Deshalb sollte bei einer IP Due Diligence geprüft werden, ob die geografische Schutzstrategie zur tatsächlichen Geschäftstätigkeit des Zielunternehmens passt. Ein Unternehmen kann unter anderem erhebliche Umsätze in mehreren Ländern erzielen, obwohl die Kernmarke nur in Deutschland geschützt wurde. Umgekehrt können zahlreiche internationale Markenrechte bestehen, obwohl bestimmte Länder für das aktuelle Geschäftsmodell keine wirtschaftliche Bedeutung mehr haben.

Zu prüfen ist deshalb insbesondere, ob die Markenstrategie die wesentlichen Absatz- und Wachstumsmärkte erfasst. Geplante internationale Expansionen des Käufers können dabei ebenfalls relevant sein.

Sind die richtigen Waren und Dienstleistungen geschützt?

Neben dem geografischen Schutzumfang sollten die Waren- und Dienstleistungsklassen und vor allem die konkreten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse geprüft werden.

Geschäftsmodelle verändern sich. Ein Unternehmen kann eine Marke ursprünglich für bestimmte Produkte angemeldet haben und inzwischen einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit anderen Leistungen erzielen. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht nur, ob eine Marke registriert ist, sondern ob der bestehende Schutz zur heutigen und geplanten Geschäftstätigkeit passt.

Schutzlücken können für den Käufer relevant werden, wenn zentrale Produkte oder Dienstleistungen vom bestehenden Markenportfolio nicht ausreichend erfasst sind.

Wird die Marke rechtserhaltend benutzt?

Bei älteren Marken sollte die rechtserhaltende Markennutzung geprüft werden. Eine Marke kann im Register eingetragen und dennoch rechtlichen Risiken ausgesetzt sein, wenn sie nach Ablauf der maßgeblichen Benutzungsschonfrist nicht ausreichend benutzt wurde.

Im Rahmen der Due Diligence kann deshalb zu untersuchen sein:

• Für welche Waren und Dienstleistungen wird die Marke tatsächlich benutzt?
• In welchen Gebieten findet die Nutzung statt?
• Seit wann besteht die Nutzung?
• Welche Benutzungsnachweise sind vorhanden?
• Stimmen eingetragene und tatsächlich verwendete Markenform ausreichend überein?

Besonders bei wichtigen Kernmarken sollte der Käufer nicht ausschließlich auf den Registerstand vertrauen.

Markenverlängerungen und Fristen prüfen

Eine IP Due Diligence sollte auch den zeitlichen Status der Schutzrechte berücksichtigen. Bei Marken ist insbesondere zu prüfen, wann die nächste Markenverlängerung ansteht und ob sämtliche erforderlichen Gebühren bislang ordnungsgemäß gezahlt wurden. Kurz nach Abschluss einer Transaktion können auslaufende Schutzrechte zusätzlichen Handlungsbedarf verursachen.

Bei einem größeren Markenportfolio empfiehlt sich deshalb eine Übersicht über wesentliche Fristen und anstehende Verlängerungen. So kann der Käufer bereits vor dem Closing erkennen, welche Maßnahmen unmittelbar nach der Übernahme erforderlich werden.

Markenlizenzverträge in der Due Diligence

Bestehende Markenlizenzverträge können erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Nutzung einer Marke haben. Das gilt sowohl für Lizenzen, die das Zielunternehmen Dritten erteilt hat, als auch für Marken, die das Unternehmen selbst nur aufgrund einer Lizenz nutzen darf.

Zu prüfen sind insbesondere:

• lizenzierte Marken,
• Vertragsgebiet,
• Waren und Dienstleistungen,
• Exklusivität,
• Lizenzgebühren,
• Laufzeit,
• Kündigungsrechte,
• Unterlizenzen,
• Übertragbarkeit,
• Change-of-Control-Regelungen.

Besonders kritisch kann es sein, wenn das Zielunternehmen wirtschaftlich von einer Marke abhängt, die ihm überhaupt nicht gehört und deren Lizenzvertrag aufgrund der Transaktion gekündigt werden kann.

IP-Rechte von Geschäftsführern, Gründern und Mitarbeitern

Bei jüngeren oder stark gründergeprägten Unternehmen kann es vorkommen, dass wichtige Rechte ursprünglich von einzelnen Personen geschaffen oder angemeldet wurden. Deshalb sollte geprüft werden, ob die für das Unternehmen wesentlichen Rechte tatsächlich wirksam auf die Gesellschaft übergegangen sind.

Das kann neben Marken insbesondere urheberrechtlich geschützte Inhalte, Software, Designs oder andere Arbeitsergebnisse betreffen. Relevant können auch Verträge mit freien Mitarbeitern, Agenturen und externen Entwicklern sein. Die bloße Bezahlung einer Leistung bedeutet nicht in jeder Konstellation automatisch, dass sämtliche benötigten Rechte im gewünschten Umfang beim Auftraggeber liegen.

Eine lückenhafte Rechtekette kann daher eine wichtige IP Due Diligence Red Flag darstellen.

Urheberrechte in der IP Due Diligence

Nicht alle wirtschaftlich wichtigen IP-Rechte sind registriert. Gerade Urheberrechte können für Unternehmen erhebliche Bedeutung besitzen. Je nach Geschäftsmodell können etwa Software, Fotografien, Texte, Grafiken, Videos, Designs oder andere kreative Leistungen relevant sein. Bei einer Due Diligence sollte deshalb geprüft werden, welche Inhalte für das Unternehmen wesentlich sind und auf welcher Grundlage sie genutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit können Leistungen externer Agenturen, Freelancer oder Softwareentwickler erfordern. Entscheidend ist, ob dem Unternehmen die Nutzungsrechte zustehen, die es für sein aktuelles und zukünftiges Geschäftsmodell benötigt.

Domains und digitale Markenassets

Auch Domains können für ein Unternehmen wirtschaftlich erheblich sein. Bei einer IP Due Diligence sollte deshalb geprüft werden, welche geschäftskritischen Domains existieren und auf wen sie registriert sind. Besonders relevant sind Domains, die für zentrale Unternehmens- oder Produktmarken verwendet werden. Abhängig von der Transaktion können außerdem weitere digitale Assets eine Rolle spielen, etwa Social-Media-Accounts oder für den Markenauftritt wichtige digitale Inhalte.

Die konkrete rechtliche Einordnung unterscheidet sich von klassischen registrierten Markenrechten. Für die operative Fortführung des Unternehmens können diese Assets dennoch wesentlich sein.

Laufende Markenstreitigkeiten und Rechtsverletzungen

Ein Unternehmen kann über ein umfangreiches Markenportfolio verfügen und gleichzeitig in erhebliche rechtliche Konflikte verwickelt sein. Deshalb sollte geprüft werden, ob laufende oder drohende Markenrechtsverletzungen, Widerspruchs-, Löschungs- oder sonstige Verfahren bestehen. Dabei ist sowohl die aktive als auch die passive Seite relevant. Das Zielunternehmen kann gegen Dritte vorgehen, weil diese seine Marken verletzen. Es kann aber ebenso selbst mit Abmahnungen oder gerichtlichen Verfahren konfrontiert sein.

Solche Konflikte können Kosten verursachen, die Nutzung wichtiger Kennzeichen beeinträchtigen oder Änderungen am Markenauftritt erforderlich machen.

Markenüberwachung und bekannte Konflikte

Bei wirtschaftlich wichtigen Marken kann zudem relevant sein, ob eine systematische Markenüberwachung eingerichtet wurde. Sie kann Hinweise darauf geben, ob das Unternehmen neue kollidierende Markenanmeldungen beobachtet und seine Rechte aktiv verwaltet. Fehlt eine Überwachung, bedeutet dies nicht automatisch, dass das Markenrecht wertlos ist.

Bei besonders wichtigen Kernmarken kann es jedoch sinnvoll sein, nach der Transaktion ein strukturiertes Monitoring einzurichten. Die Due Diligence kann damit nicht nur bestehende Risiken identifizieren, sondern zugleich Maßnahmen für das zukünftige IP-Management aufzeigen.

IP Due Diligence bei Share Deal und Asset Deal

Die Transaktionsstruktur beeinflusst die IP-Prüfung. Bei einem Share Deal werden die Anteile an der Zielgesellschaft erworben. Die Marken und sonstigen IP-Rechte verbleiben grundsätzlich bei derselben Gesellschaft.

Trotzdem muss geprüft werden, ob diese Gesellschaft tatsächlich Inhaberin der wesentlichen Rechte ist und ob Verträge Change-of-Control-Regelungen enthalten. Bei einem Asset Deal werden dagegen einzelne Vermögenswerte übertragen.

Hier ist es besonders wichtig, sämtliche benötigten IP-Rechte eindeutig zu identifizieren und wirksam auf den Erwerber zu übertragen. Für Marken kann hierzu eine Markenübertragung mit anschließender Registerumschreibung erforderlich sein. Die IP Due Diligence liefert damit zugleich die Grundlage dafür, welche Rechte im Transaktionsvertrag konkret erfasst werden müssen.

IP Due Diligence Checklist

Eine erste IP Due Diligence Checkliste für marken- und urheberrechtsintensive Unternehmen kann folgende Punkte umfassen:

1. Welche IP-Rechte sind für das Geschäftsmodell wesentlich?
2. Wer ist rechtlicher Inhaber dieser Rechte?
3. Sind Rechteketten und Übertragungen dokumentiert?
4. In welchen Ländern besteht Schutz?
5. Sind relevante Produkte und Dienstleistungen erfasst?
6. Werden ältere Marken rechtserhaltend benutzt?
7. Welche Lizenz- und Nutzungsverträge bestehen?
8. Gibt es Exklusiv- oder Change-of-Control-Regelungen?
9. Bestehen laufende oder drohende Rechtsstreitigkeiten?
10. Welche Schutzrechte müssen verlängert oder nach der Transaktion übertragen werden?

Diese Checkliste ersetzt keine transaktionsbezogene Prüfung. Sie verdeutlicht aber, dass eine IP Due Diligence über eine bloße Liste eingetragener Marken hinausgeht.

Typische Red Flags bei einer IP Due Diligence

Nicht jede Auffälligkeit verhindert eine Transaktion. Sie kann aber Einfluss auf Kaufpreis, Vertragsgestaltung oder erforderliche Maßnahmen vor beziehungsweise nach dem Closing haben.

Typische IP Due Diligence Red Flags können sein:

• zentrale Marken gehören nicht der Zielgesellschaft,
• Übertragungsketten sind unvollständig,
• wichtige Absatzmärkte sind nicht geschützt,
• wesentliche Produkte werden vom Markenschutz nicht erfasst,
• Kernmarken werden möglicherweise nicht rechtserhaltend benutzt,
• wichtige Marken laufen kurzfristig aus,
• geschäftskritische Rechte bestehen nur aufgrund kündbarer Lizenzen,
• Verträge enthalten problematische Change-of-Control-Klauseln,
• Rechte an Software oder kreativen Leistungen externer Dienstleister sind unklar,
• wesentliche IP‑Rechte sind Gegenstand laufender Streitigkeiten.

Die Bedeutung einer Red Flag hängt immer vom Geschäftsmodell und der konkreten Transaktion ab.

Was passiert mit erkannten IP-Risiken?

Die IP Due Diligence dient nicht nur dazu, Probleme aufzulisten.

Entscheidend ist, welche Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen werden. Je nach Risiko können folgende Maßnahmen in Betracht kommen:

• fehlende Markenübertragungen vor dem Closing nachholen,
• Registerstände korrigieren,
• zusätzliche Rechte sichern,
• Verträge ergänzen oder neu abschließen,
• erforderliche Zustimmungen einholen,
• Garantien in den Unternehmenskaufvertrag aufnehmen,
• Freistellungen für bestimmte Risiken vereinbaren,
• Risiken bei der wirtschaftlichen Bewertung berücksichtigen,
• Maßnahmen als Closing-Condition festlegen.

Damit können die Ergebnisse der Due Diligence unmittelbar in die Struktur und Dokumentation der Transaktion einfließen.

IP Due Diligence und Markenbewertung

IP Due Diligence und Markenbewertung erfüllen unterschiedliche Funktionen. Die IP Due Diligence untersucht vor allem die rechtliche Qualität eines Marken- oder IP-Portfolios.

Sie fragt beispielsweise:

Gehören die Rechte tatsächlich dem Unternehmen? Besteht ausreichender Schutz? Gibt es rechtliche Risiken?

Die Markenbewertung fragt dagegen:

Welchen wirtschaftlichen Wert besitzt die Marke?

Bei größeren Transaktionen können beide Perspektiven zusammengeführt werden. Eine wirtschaftlich sehr wertvolle Marke kann erhebliche rechtliche Schwächen aufweisen. Umgekehrt kann eine rechtlich hervorragend geschützte Marke nur geringe wirtschaftliche Bedeutung besitzen.

IP Due Diligence und Markenportfolio

Die Due Diligence liefert häufig erstmals einen strukturierten Gesamtüberblick über das Markenportfolio eines Zielunternehmens. Dabei können nicht nur Risiken, sondern auch Optimierungspotenziale sichtbar werden.

Nach Abschluss einer Transaktion kann beispielsweise geprüft werden, welche Marken

• als Kernmarken weitergeführt werden,
• in das bestehende Portfolio des Käufers integriert werden,
• zusätzlich geschützt werden müssen,
• verlängert werden sollen,
• einer Markenüberwachung bedürfen oder
• künftig nicht mehr benötigt werden.

Die Due Diligence kann damit die Grundlage für die zukünftige Markenstrategie nach der Transaktion bilden.

IP Due Diligence frühzeitig einplanen

IP-Fragen sollten bei marken- oder technologieintensiven Unternehmen nicht erst unmittelbar vor dem Signing geprüft werden. Werden wesentliche Probleme früh erkannt, bleibt mehr Zeit für ihre Lösung. Unklare Rechteketten können beispielsweise bereinigt, fehlende Unterlagen beschafft oder erforderliche Zustimmungen eingeholt werden. Auch für Verkäufer kann deshalb eine frühzeitige Prüfung sinnvoll sein. Eine sogenannte Vendor Due Diligence oder vorbereitende interne Prüfung kann dazu beitragen, mögliche IP-Probleme bereits vor Beginn eines Verkaufsprozesses zu identifizieren.

Beratung zur IP Due Diligence

Vy Rechtsanwälte unterstützt Unternehmen, Käufer, Verkäufer und Investoren bei der Prüfung von marken- und urheberrechtlichen Positionen im Rahmen von Unternehmenstransaktionen.

Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen berät insbesondere bei der Analyse der für das Geschäftsmodell relevanten IP-Rechte und der Bewertung rechtlicher Risiken.

Die Beratung kann insbesondere umfassen:

• Prüfung von Markenportfolios,
• Analyse von Inhaberschaft und Rechteketten,
• Prüfung von Schutzgebieten und Schutzumfang,
• Prüfung der rechtserhaltenden Markennutzung,
• Analyse von Markenlizenzverträgen,
• Prüfung urheberrechtlicher Nutzungsrechte,
• Analyse laufender IP-Streitigkeiten,
• Identifikation von IP Red Flags,
• Vorbereitung erforderlicher Markenübertragungen,
• rechtliche Unterstützung bei der Integration erworbener Markenrechte sowie
• Abstimmung mit der Markenbewertung und der zukünftigen Markenstrategie.

Der konkrete Umfang der IP Due Diligence wird an Transaktion, Geschäftsmodell und wirtschaftliche Bedeutung der Schutzrechte angepasst.

Sie planen einen Unternehmenskauf, eine Beteiligung oder den Verkauf eines Unternehmens mit wichtigen Marken- oder Urheberrechten? Wir prüfen die relevanten IP-Rechte, identifizieren rechtliche Risiken und unterstützen bei der Absicherung der Transaktion.