Koexistenzvereinbarung: Konflikte zwischen Marken vertraglich lösen
Ähnliche Marken müssen nicht zwangsläufig zu einem langwierigen Rechtsstreit führen. In bestimmten Fällen können die beteiligten Unternehmen vereinbaren, ihre Marken unter klar definierten Voraussetzungen nebeneinander zu nutzen.
Eine solche Vereinbarung wird als Koexistenzvereinbarung, Abgrenzungsvereinbarung oder international als Coexistence Agreement bezeichnet. Sie kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn zwischen zwei Kennzeichen zwar eine mögliche Verwechslungsgefahr besteht, die wirtschaftlichen Tätigkeitsbereiche der Parteien aber sinnvoll voneinander abgegrenzt werden können.
Das Ziel besteht darin, einen bestehenden Markenkonflikt zu lösen und gleichzeitig klare Regeln für die zukünftige Nutzung und Anmeldung der jeweiligen Marken zu schaffen.
Wann kommt eine Koexistenzvereinbarung in Betracht?
Koexistenzvereinbarungen können in unterschiedlichen Phasen eines Markenkonflikts relevant werden. Ein typischer Fall entsteht nach einer Markenrecherche oder Kollisionsprüfung.
Ein Unternehmen möchte eine neue Marke anmelden und stellt fest, dass bereits eine ältere ähnliche Marke existiert. Statt die geplante Marke vollständig aufzugeben, kann geprüft werden, ob beide Kennzeichen durch eine vertragliche Abgrenzung nebeneinander bestehen können.
Auch nach einer Markenanmeldung kann eine Vereinbarung relevant werden – beispielsweise wenn der Inhaber einer älteren Marke Widerspruch erhebt oder eine Berechtigungsanfrage beziehungsweise Abmahnung wegen Markenverletzung ausspricht.
Was ist eine Abgrenzungsvereinbarung im Markenrecht?
Der Begriff Abgrenzungsvereinbarung beschreibt den wesentlichen Zweck des Vertrags besonders anschaulich. Die Parteien grenzen ihre jeweiligen Tätigkeits- und Nutzungsbereiche voneinander ab.
Das kann beispielsweise über
- unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen,
- bestimmte Vertriebsbereiche,
- geografische Gebiete,
- konkrete Erscheinungsformen der Zeichen oder
- weitere Vorgaben zur Markennutzung
erfolgen.
Welche Abgrenzung erforderlich ist, hängt vom konkreten Konflikt ab. Eine pauschale Standardregelung ist deshalb regelmäßig weniger sinnvoll als eine Vereinbarung, die sich an den betroffenen Marken und Geschäftsmodellen orientiert.
Waren und Dienstleistungen voneinander abgrenzen
Ein besonders wichtiger Regelungsbereich sind die Waren und Dienstleistungen, für die die jeweiligen Marken verwendet werden dürfen. Zwei Unternehmen können ähnliche Kennzeichen verwenden, aber in wirtschaftlich unterschiedlichen Bereichen tätig sein. Eine Koexistenzvereinbarung kann dann festlegen, welche Partei das jeweilige Zeichen für welche Produkte oder Leistungen verwenden und anmelden darf.
Dabei sollte nicht nur auf die formalen Waren- und Dienstleistungsklassen geschaut werden. Entscheidend ist, welche konkreten Waren und Dienstleistungen sich gegenüberstehen und wie nah sich diese aus Sicht des Markenrechts und des Marktes tatsächlich sind. Die vereinbarte Abgrenzung sollte deshalb möglichst präzise formuliert werden.
Eine Koexistenzvereinbarung funktioniert nur dann dauerhaft, wenn sie den Konflikt nicht abstrakt beendet, sondern konkret festlegt, wer welches Zeichen für welche Produkte, Märkte und Nutzungsformen verwenden darf.
Dr. jur. Urs Verweyen, LL.M. (NYU) | Rechtsanwalt, Partner
Geografische Abgrenzung von Marken
Auch eine territoriale Abgrenzung kann Bestandteil einer Koexistenzvereinbarung sein. Dies kommt insbesondere bei international tätigen Unternehmen in Betracht. Die Parteien können etwa unterschiedliche Märkte oder Länder für bestimmte Nutzungen vorsehen. Dabei muss jedoch die Struktur der vorhandenen Markenrechte berücksichtigt werden.
Eine Unionsmarke besitzt unter anderem grundsätzlich einen einheitlichen Schutzbereich innerhalb der Europäischen Union. Internationale Markenportfolios können wiederum aus zahlreichen nationalen oder internationalen Schutzrechten bestehen.
Eine territoriale Vereinbarung sollte deshalb mit der tatsächlichen Schutzrechtslage und der geplanten Markenstrategie beider Parteien abgestimmt werden.
Gestaltung und Nutzung der Marken regeln
Nicht jeder Konflikt lässt sich allein über Waren oder Länder lösen. In bestimmten Fällen kann auch die konkrete Gestaltung oder Verwendung der Marken relevant sein. Die Parteien können beispielsweise vereinbaren, dass ein bestimmtes Zeichen nur zusammen mit weiteren kennzeichnungskräftigen Bestandteilen verwendet wird.
Denkbar sind je nach Einzelfall auch Regelungen zu:
- Logos,
- Farbgestaltungen,
- Zusätzen,
- Unternehmenskennzeichen,
- Verpackungen,
- Online-Auftritten.
Solche Vorgaben müssen so konkret sein, dass später nachvollziehbar ist, welche Nutzung erlaubt und welche Nutzung vertragswidrig ist.
Welche Rechtsgrundlagen gelten für Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen?
Eine Koexistenzvereinbarung oder markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung ermöglicht es Unternehmen, die parallele Nutzung ähnlicher oder identischer Kennzeichen vertraglich zu regeln. Ziel ist es, bestehende Markenkonflikte beizulegen und zukünftige Auseinandersetzungen möglichst zu vermeiden.
Ausgangspunkt sind die Rechte aus §§ 9 und 14 MarkenG. Sie betreffen die Kollision mit älteren Markenrechten und den Schutz gegen rechtsverletzende Zeichenbenutzung. Bei Unionsmarken sind insbesondere Art. 8 und 9 der Verordnung (EU) 2017/1001 relevant.
Die vertragliche Ausgestaltung richtet sich grundsätzlich nach der Vertragsfreiheit und den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Typische Regelungsgegenstände sind die Beschränkung auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen, räumliche Nutzungsgebiete, konkrete Zeichenformen und der Verzicht auf bestimmte Widerspruchs- oder Verletzungsansprüche.
Zu beachten sind außerdem die Grenzen des Kartellrechts, § 1 GWB und Art. 101 AEUV. Eine Abgrenzungsvereinbarung darf nicht dazu dienen, den Wettbewerb über das zur Beilegung eines berechtigten Kennzeichenkonflikts Erforderliche hinaus unzulässig einzuschränken.
Zukünftige Markenanmeldungen berücksichtigen
Eine gute Koexistenzvereinbarung sollte nicht nur den aktuellen Konflikt lösen. Sie sollte auch berücksichtigen, wie sich die Marken in Zukunft entwickeln können.
Unternehmen erweitern Produktportfolios, erschließen neue Märkte und melden neue Varianten ihrer Marken an. Deshalb kann geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen zukünftige Markenanmeldungen akzeptiert werden und wann die jeweils andere Partei weiterhin Widerspruch erheben darf. Ohne eine solche Regelung kann ein zunächst gelöster Konflikt Jahre später erneut entstehen.
Koexistenzvereinbarung bei einem Markenwiderspruch
Ein häufiger Anlass für Verhandlungen ist ein Widerspruch gegen eine jüngere Marke. Der Inhaber einer älteren Marke sieht möglicherweise eine Verwechslungsgefahr und versucht, die Eintragung beziehungsweise den Bestand der jüngeren Marke anzugreifen. Statt das Verfahren vollständig durch eine Entscheidung des Markenamts klären zu lassen, können die Parteien eine vertragliche Lösung suchen.
Denkbar ist beispielsweise, dass der jüngere Markeninhaber sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränkt oder bestimmte Nutzungsformen ausschließt. Im Gegenzug kann der ältere Markeninhaber seinen Widerspruch zurücknehmen. Ob eine solche Lösung sinnvoll ist, hängt von der Stärke der jeweiligen Rechtspositionen und den wirtschaftlichen Interessen beider Parteien ab.
Koexistenzvereinbarung nach einer Abmahnung
Auch bei einer behaupteten Markenrechtsverletzung kann eine Abgrenzungsvereinbarung eine Alternative zur gerichtlichen Auseinandersetzung sein.
Hat der Inhaber einer älteren Marke eine Abmahnung wegen Markenverletzung ausgesprochen, sollte zunächst geprüft werden, ob die geltend gemachten Ansprüche bestehen.
Eine Koexistenzvereinbarung ist nicht automatisch die richtige Reaktion auf jede Abmahnung. Ist eine wirtschaftliche Koexistenz aber für beide Seiten sinnvoll, kann eine vertragliche Lösung unter Umständen die zukünftige Nutzung der Zeichen klarer regeln als ein punktueller Vergleich über den aktuellen Streitgegenstand.
Welche Punkte sollte ein Coexistence Agreement regeln?
Der Inhalt richtet sich nach dem jeweiligen Markenkonflikt.
Typische Regelungsbereiche sind insbesondere:
- die betroffenen Marken und Kennzeichen,
- erlaubte Waren und Dienstleistungen,
- geografische Nutzungsbereiche,
- erlaubte und untersagte Nutzungsformen,
- zukünftige Markenanmeldungen,
- Umgang mit Widersprüchen und sonstigen Verfahren,
- Durchsetzung gegenüber Dritten,
- Rechtsnachfolger und verbundene Unternehmen,
- Laufzeit und Beendigung,
- Folgen von Vertragsverstößen.
Je langfristiger und wirtschaftlich bedeutender die Marken sind, desto wichtiger ist eine vorausschauende Vertragsgestaltung.
Rechtsnachfolger und Markenübertragung
Marken können verkauft oder im Rahmen einer Unternehmenstransaktion auf einen neuen Inhaber übergehen. Eine Koexistenzvereinbarung sollte deshalb berücksichtigen, was im Fall einer Markenübertragung geschieht. Andernfalls kann nach einem Inhaberwechsel Unsicherheit darüber entstehen, ob und in welchem Umfang der Erwerber an die bisherige Abgrenzung gebunden ist. Das gilt ebenso bei Unternehmenskäufen, Umstrukturierungen oder der Übertragung einzelner Geschäftsbereiche.
Bei einer IP Due Diligence sollte daher geprüft werden, ob wesentliche Marken durch bestehende Koexistenz- oder Abgrenzungsvereinbarungen eingeschränkt werden.
Koexistenzvereinbarungen im Markenportfolio dokumentieren
Eine Abgrenzungsvereinbarung kann den tatsächlichen Handlungsspielraum eines Markeninhabers erheblich beeinflussen. Deshalb sollte sie im Markenportfolio nicht nur als abgeschlossener Vertrag abgelegt, sondern bei zukünftigen Entscheidungen berücksichtigt werden.
Relevant wird sie beispielsweise bei:
- neuen Markenanmeldungen,
- internationaler Expansion,
- Markenübertragungen,
- Markenlizenzverträgen,
- Erweiterung des Produktportfolios,
- Vorgehen gegen neue Drittmarken.
Gerade bei größeren Unternehmen sollte nachvollziehbar sein, welche Kernmarken vertraglichen Abgrenzungen unterliegen.
Häufige Fragen zur Koexistenzvereinbarung
Koexistenzvereinbarung sorgfältig formulieren
Eine Koexistenzvereinbarung kann einen Markenkonflikt langfristig lösen. Unpräzise Regelungen können aber selbst neue Konflikte verursachen. Problematisch sind etwa Formulierungen, bei denen Jahre später nicht mehr eindeutig feststellbar ist, welche neuen Produkte von der ursprünglichen Abgrenzung erfasst werden oder wie sich die Vereinbarung auf neue Markenvarianten auswirkt. Auch internationale Expansion, digitale Geschäftsmodelle oder neue Vertriebswege können bei langfristigen Vereinbarungen relevant werden. Der Vertrag sollte deshalb nicht nur den aktuellen Streit beenden, sondern mögliche zukünftige Entwicklungen berücksichtigen.
Welche Rechtsprechung ist für Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen wichtig?
EuGH, C-482/09 – Budějovický Budvar/Anheuser-Busch: Der Gerichtshof hat sich mit der langjährigen parallelen Benutzung ähnlicher Kennzeichen und der Frage einer möglichen Duldung befasst. Die Entscheidung zeigt, dass eine tatsächliche Koexistenz nicht ohne Weiteres zum Verlust von Markenrechten führt. Für eine Abgrenzungsvereinbarung ist daher eine ausdrückliche und eindeutige Regelung der gegenseitigen Rechte sinnvoll.
EuGH, C-251/95 – SABEL/Puma: Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Die Entscheidung bildet eine wichtige Grundlage, um den Umfang eines Markenkonflikts vor Abschluss einer Vereinbarung rechtlich einzuschätzen.
EuGH, C-39/97 – Canon: Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung. Für eine Koexistenzvereinbarung kann deshalb insbesondere eine präzise Abgrenzung der betroffenen Waren und Dienstleistungen entscheidend sein.
Die Entscheidungen verdeutlichen, dass eine rechtssichere Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung auf einer sorgfältigen Prüfung der älteren Markenrechte, der Verwechslungsgefahr und der bisherigen Markennutzung beruhen sollte. Die Vereinbarung sollte außerdem klare Regeln für zukünftige Markenanmeldungen und Veränderungen der Geschäftstätigkeit enthalten.
Beratung zu Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen
Vy Rechtsanwälte berät Unternehmen bei der Gestaltung und Verhandlung von Koexistenzvereinbarungen im Markenrecht.
Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen unterstützt insbesondere bei bestehenden oder drohenden Markenkonflikten und bei der Entwicklung einer vertraglichen Abgrenzung.
Die Beratung kann insbesondere umfassen:
- Prüfung der kollidierenden Markenrechte,
- Bewertung der Verwechslungsgefahr,
- Gestaltung und Prüfung von Koexistenzvereinbarungen,
- Verhandlung von Abgrenzungsvereinbarungen,
- Regelungen zu Waren und Dienstleistungen,
- territoriale Abgrenzungen,
- zukünftige Markenanmeldungen,
- Beilegung von Widerspruchsverfahren,
- Lösungen bei behaupteten Markenrechtsverletzungen sowie
- Prüfung bestehender Vereinbarungen im Rahmen einer IP Due Diligence.
Ziel ist eine Regelung, die den aktuellen Konflikt löst und gleichzeitig einen möglichst klaren Rahmen für die zukünftige Nutzung und Entwicklung der beteiligten Marken schafft.
Sie möchten einen Konflikt zwischen ähnlichen Marken durch eine Koexistenz- oder Abgrenzungsvereinbarung lösen? Wir prüfen die Markenpositionen, entwickeln eine tragfähige Abgrenzung und begleiten die Vertragsverhandlungen.