Markenanmeldung USA: Markenschutz für Unternehmen

Marke in den USA anmelden: Was Unternehmen beachten sollten

Die USA sind für viele deutsche und europäische Unternehmen ein wichtiger Absatz- und Wachstumsmarkt. Wer Produkte oder Dienstleistungen unter einer eigenen Marke in den Vereinigten Staaten anbietet oder einen Markteintritt vorbereitet, sollte deshalb frühzeitig prüfen, wie sich die Marke in den USA schützen lässt.

Eine deutsche Marke oder Unionsmarke vermittelt nicht automatisch Markenschutz in den Vereinigten Staaten. Für einen belastbaren Schutz auf dem US-Markt ist daher eine eigenständige Markenanmeldung in den USA beziehungsweise eine Schutzerstreckung auf die USA erforderlich.

Das US-amerikanische Markenrecht unterscheidet sich dabei in wichtigen Punkten vom deutschen und europäischen System. Insbesondere die Bedeutung der tatsächlichen Benutzung, die möglichen Anmeldegrundlagen und die Anforderungen des United States Patent and Trademark Office (USPTO) sollten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

Wir beraten Unternehmen bei der Entwicklung einer passenden internationalen Markenstrategie und koordinieren bei Bedarf die Zusammenarbeit mit spezialisierten US-amerikanischen Rechtsanwälten.

Wie funktioniert eine Markenanmeldung in den USA?

Die zuständige Behörde für die bundesweite Registrierung von Marken ist das United States Patent and Trademark Office (USPTO). Unternehmen können grundsätzlich unterschiedliche Wege wählen, um Schutz in den Vereinigten Staaten zu erlangen.

In Betracht kommen insbesondere:

• eine direkte Markenanmeldung beim USPTO,
• eine Anmeldung auf Grundlage einer bestehenden ausländischen Anmeldung oder Registrierung,
• eine internationale Registrierung nach dem Madrider System mit Benennung der USA.

Welcher Weg vorzugswürdig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Maßgeblich sind unter anderem das vorhandene Markenportfolio, der Zeitpunkt des geplanten Markteintritts, die bereits bestehenden Markenrechte und die Frage, in welchen weiteren Ländern Schutz benötigt wird.

Bei Unternehmen mit einer umfassenderen internationalen Expansion kann eine internationale Markenanmeldung strategische Vorteile bieten. Soll ausschließlich oder besonders kurzfristig Schutz in den Vereinigten Staaten aufgebaut werden, kann dagegen eine direkte US-Anmeldung in Betracht kommen.

Die Anmeldegrundlagen im US-Markenrecht

Eine Besonderheit des US-amerikanischen Systems besteht darin, dass für die Anmeldung eine rechtliche Anmeldegrundlage – die sogenannte „filing basis“ – angegeben werden muss.

Die Wahl der richtigen Anmeldegrundlage ist nicht lediglich eine Formalität. Sie kann Einfluss auf erforderliche Nachweise, Kosten und den weiteren Ablauf der Anmeldung haben.

Markenrecherche vor der Anmeldung in den USA

Vor einer US-Markenanmeldung sollte grundsätzlich eine sorgfältige Markenrecherche durchgeführt werden. Dass eine Bezeichnung in Deutschland oder in der Europäischen Union verfügbar oder bereits registriert ist, bedeutet nicht, dass sie auch auf dem US-Markt konfliktfrei verwendet werden kann.

Eine professionelle Kollisionsprüfung sollte deshalb insbesondere untersuchen:

• ob identische oder ähnliche ältere Marken bestehen,
• für welche Waren und Dienstleistungen diese geschützt sind,
• ob relevante Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen bestehen,
• ob erkennbare Konfliktrisiken für die geplante Nutzung in den USA vorliegen.

Für Unternehmen ist diese Prüfung nicht nur wegen der Registrierung wichtig. Ein Markenkonflikt nach einem bereits erfolgten US-Markteintritt kann erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben – etwa wenn Produktverpackungen, Websites, Apps, Werbematerialien oder ganze Produktlinien umbenannt werden müssen.

Deshalb sollte die Markenanmeldung USA möglichst in die Planung des Markteintritts integriert und nicht erst nach dessen Umsetzung behandelt werden.

Waren und Dienstleistungen richtig festlegen

Auch in den USA muss festgelegt werden, für welche Waren und Dienstleistungen Markenschutz beansprucht wird. Die internationalen Waren- und Dienstleistungsklassen bilden hierfür einen wichtigen Ausgangspunkt.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die Auswahl einer Klasse. Ebenso wichtig ist eine rechtlich und strategisch passende Beschreibung der konkreten Waren und Dienstleistungen.

Eine zu enge Formulierung kann den später benötigten Schutz unnötig begrenzen. Unnötig breite oder unzutreffende Angaben können dagegen Probleme im Anmeldeverfahren verursachen.

Gerade Unternehmen mit Software-, SaaS-, Plattform- oder digitalen Geschäftsmodellen sollten daher genau prüfen, welche Produkte und Leistungen tatsächlich geschützt werden sollen. Bei internationalen Markenportfolios sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Verzeichnisse der verschiedenen Anmeldungen strategisch aufeinander abgestimmt sind.

Benutzung der Marke in den USA

Die rechtserhaltende Markennutzung spielt im US-amerikanischen Markenrecht eine besonders wichtige Rolle. Bei einer Anmeldung auf Grundlage von „Use in Commerce“ muss die relevante Benutzung bereits bestehen und gegenüber dem USPTO nachgewiesen werden. Hierfür werden sogenannte „Specimens“ verlangt, die zeigen sollen, wie die Marke im geschäftlichen Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.

Bei einer „Intent to Use“-Anmeldung kann die Anmeldung dagegen bereits vor Aufnahme der relevanten Benutzung erfolgen. Die Registrierung wird jedoch grundsätzlich erst möglich, wenn die Benutzung ordnungsgemäß nachgewiesen wird.

Für Unternehmen empfiehlt es sich deshalb, die Anforderungen an den späteren Benutzungsnachweis bereits beim Markteintritt mitzudenken und geeignete Unterlagen systematisch zu dokumentieren.

Brauchen deutsche Unternehmen einen US-amerikanischen Anwalt?

Unternehmen und sonstige Anmelder mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten müssen sich gegenüber dem USPTO prinzipiell durch einen in den USA zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Für deutsche Unternehmen bedeutet dies nicht, dass die gesamte internationale Markenstrategie ausschließlich in den USA gesteuert werden muss.

Wir können die Markenanmeldung in den USA aus Sicht des deutschen beziehungsweise europäischen Markenportfolios vorbereiten, die Schutzstrategie abstimmen und die Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Kollegen koordinieren. Das ist insbesondere sinnvoll, wenn parallel deutsche Marken, Unionsmarken oder weitere internationale Markenrechte bestehen oder aufgebaut werden sollen.

So kann die US-Anmeldung als Bestandteil eines einheitlichen Markenportfolios behandelt werden.

Was kostet eine Markenanmeldung in den USA?

Die Kosten einer US-Markenanmeldung hängen vom konkreten Fall ab. Ein wesentlicher Faktor ist die Anzahl der beanspruchten Klassen. Für direkte Anmeldungen nach Section 1 und Section 44 erhebt das USPTO derzeit eine Basis-Anmeldegebühr von 350 US-Dollar pro Klasse. Abhängig von der Gestaltung und dem Verlauf der Anmeldung können weitere Gebühren entstehen.

Bei einer „Intent to Use“-Anmeldung fallen unter anderem zusätzliche amtliche Gebühren an, wenn später die tatsächliche Benutzung nachgewiesen wird. Auch Fristverlängerungen oder bestimmte zusätzliche Angaben können weitere Kosten auslösen.

Neben den amtlichen Gebühren sind die Kosten der anwaltlichen Beratung und – bei ausländischen Antragstellern – der erforderlichen US-amerikanischen Vertretung zu berücksichtigen. Bei einer internationalen Registrierung über das Madrider System gelten wiederum andere Gebührenstrukturen.

Eine belastbare Kostenprognose setzt deshalb voraus, dass zunächst geklärt wird, welche Marken, welche Klassen und welche Anmeldestrategie für das Unternehmen erforderlich sind.

Direkte US-Anmeldung oder internationale Markenanmeldung?

Für deutsche Unternehmen stellt sich häufig die Frage, ob die USA direkt oder über das Madrider System einbezogen werden sollten. Eine internationale Markenanmeldung kann insbesondere interessant sein, wenn gleichzeitig Schutz in mehreren Ländern aufgebaut werden soll. Sie ermöglicht es, auf Grundlage einer entsprechenden Basismarke mehrere Vertragsparteien des Madrider Systems in eine internationale Schutzstrategie einzubeziehen.

Eine direkte Anmeldung beim USPTO kann dagegen sinnvoll sein, wenn die USA als Einzelmarkt eine besondere strategische Bedeutung haben oder die konkrete Ausgangslage eine nationale Anmeldung nahelegt.

Zu berücksichtigen sind insbesondere:

• bestehende deutsche oder europäische Markenrechte,
• Anzahl und Bedeutung der geplanten Zielmärkte,
• gewünschter Anmeldezeitpunkt,
• bestehende Benutzung der Marke,
• Waren- und Dienstleistungsverzeichnis,
• langfristige Struktur des Markenportfolios.

Die Entscheidung sollte daher nicht allein anhand der anfänglichen Anmeldegebühren getroffen werden.

Priorität einer deutschen Markenanmeldung nutzen

Hat ein Unternehmen zunächst eine Marke in Deutschland oder bei einem anderen zuständigen Amt angemeldet, kann für eine nachfolgende US-Anmeldung unter bestimmten Voraussetzungen die Priorität dieser früheren Anmeldung beansprucht werden. Dabei ist die sechsmonatige Prioritätsfrist relevant.

Für Unternehmen mit einer geplanten internationalen Expansion bedeutet das: Bereits bei der ersten Markenanmeldung sollte feststehen, welche Auslandsmärkte kurzfristig erschlossen werden sollen. Wird die internationale Schutzstrategie erst deutlich später entwickelt, können wichtige Prioritätsmöglichkeiten bereits entfallen sein.

Was passiert nach der Anmeldung beim USPTO?

Nach Einreichung prüft das USPTO die Anmeldung. Dabei können sowohl formale als auch materielle Fragen auftreten. Erhebt der zuständige Prüfer Einwände, kann eine sogenannte Office Action ergehen. Abhängig vom Inhalt müssen die Beanstandungen innerhalb der maßgeblichen Frist beantwortet werden.

Wird die Marke vom USPTO zur Veröffentlichung zugelassen, folgt eine Veröffentlichungsphase, in der Dritte unter den gesetzlichen Voraussetzungen gegen die Registrierung vorgehen können.

Eine eingereichte Anmeldung führt daher nicht automatisch zur Registrierung. Unternehmen sollten mögliche Beanstandungen und Konflikte bereits bei der Markenrecherche und der Vorbereitung der Anmeldung berücksichtigen.

Nach der Registrierung: US-Marken müssen gepflegt werden

Mit der erfolgreichen Registrierung endet das Markenmanagement nicht. Für den dauerhaften Bestand einer US-Marke müssen bestimmte Erklärungen und Verlängerungen fristgerecht eingereicht und die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Unternehmen mit mehreren Marken sollten die US-Rechte deshalb in ein zentrales Fristenmanagement und ihre Markenportfolioverwaltung integrieren.

Relevant sind insbesondere:

• Nachweise beziehungsweise Erklärungen zur fortbestehenden Benutzung,
• gesetzliche Erhaltungsfristen,
• Verlängerungsfristen,
• Änderungen bei Markeninhabern,
• Lizenzierungen und Übertragungen,
• laufende Markenüberwachung.

Ein international wachsendes Markenportfolio sollte nicht nur aufgebaut, sondern dauerhaft verwaltet und an die tatsächliche Geschäftsentwicklung angepasst werden.

Typische Fehler bei einer Markenanmeldung in den USA

Probleme entstehen häufig nicht erst während des USPTO-Verfahrens, sondern bereits bei der Vorbereitung.

Zu den typischen Risiken gehören:

• Anmeldung ohne ausreichende Markenrecherche,
• ungeeignete Wahl der Anmeldegrundlage,
• unzutreffende oder strategisch ungünstige Waren- und Dienstleistungsangaben,
• fehlende Abstimmung mit bestehenden deutschen oder europäischen Marken,
• fehlerhafte Einschätzung der US-amerikanischen Benutzungsanforderungen,
• verspätete internationale Anmeldung und Verlust einer möglichen Priorität,
• unzureichendes Fristenmanagement nach der Registrierung.

Besonders kostspielig kann es sein, erst nach Investitionen in Vertrieb, Verpackung, Marketing oder digitale Produkte festzustellen, dass die gewünschte Marke auf dem US-Markt rechtlich problematisch ist.

Markenanmeldung USA als Teil der internationalen Markenstrategie

Für Unternehmen sollte die Anmeldung einer Marke in den Vereinigten Staaten nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend ist, welchen Stellenwert die USA innerhalb der gesamten Markenstrategie haben.

Vor der Anmeldung sollte deshalb geklärt werden:

1. Welche Marken sind für das Geschäftsmodell wirtschaftlich relevant?
2. In welchen Ländern wird die Marke aktuell oder künftig benutzt?
3. Welche Waren und Dienstleistungen müssen geschützt werden?
4. Welche älteren Rechte können der Nutzung entgegenstehen?
5. Welche nationale oder internationale Anmeldestrategie ist sinnvoll?
6. Wie werden Benutzung, Fristen und Markenüberwachung anschließend organisiert?

Eine solche Strategie verhindert unnötige Doppelanmeldungen und trägt dazu bei, dass das internationale Markenportfolio zur tatsächlichen Expansion des Unternehmens passt.

Beratung zur Markenanmeldung in den USA

Vy Rechtsanwälte berät Unternehmen beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung internationaler Markenportfolios.

Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen unterstützt insbesondere bei der strategischen Vorbereitung einer Markenanmeldung in den USA, der Prüfung bestehender Markenrechte und der Abstimmung des US-Markenschutzes mit deutschen, europäischen und internationalen Markenanmeldungen.

Je nach Fall umfasst die Beratung insbesondere:

• Entwicklung der passenden Markenanmeldestrategie,
• Markenrecherche und Kollisionsprüfung,
• Prüfung bestehender deutscher und europäischer Marken,
• Festlegung der relevanten Waren- und Dienstleistungsklassen,
• Entscheidung zwischen direkter US-Anmeldung und internationaler Markenanmeldung,
• Abstimmung mit US-amerikanischen Rechtsanwälten,
• Integration der US-Marke in das bestehende Markenportfolio,
• Beratung zur Markenüberwachung und zum weiteren Schutz der Marke.

Wer einen Markteintritt in den Vereinigten Staaten plant, sollte den Markenschutz möglichst frühzeitig prüfen. So können bestehende Kollisionsrisiken erkannt und die erforderlichen Markenrechte aufgebaut werden, bevor erhebliche Investitionen in den US-Markt erfolgen.

Sie planen den Markteintritt in die USA oder möchten Ihre Marke dort schützen? Wir beraten Sie zur geeigneten Markenstrategie und koordinieren die erforderlichen Schritte für den US-Markenschutz.